中美贸易战阴影下 — 中国企业如何跨境应对美国知识产权侵权诉讼

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来源:Dorsey & Whitney
作者:Catherine Pan-GiordanoKaren Yiqin Fan, Jeremy Elman
2018年5月

近年来,中国企业在美国被诉侵犯知识产权的案件有增长之势,特别是专利侵权和商标侵权案。这一趋势在当前中美以知识产权为焦点的贸易战的阴影下,有进一步加速、加剧的倾向。针对这些问题,我们结合在诉讼实践中积累的经验和对中国企业的了解,分享以下见解,希望能帮助涉足美国市场的中国企业仔细思考在应对美国知识产权侵权诉讼方面的风控策略

  1. 问题一:引起这一新趋势的原因是什么?
    中国企业的产品越来越多地通过极具知名度的公共渠道(例如亚马逊和eBay)进入美国市场。美国公司以前一般认为对这些中国企业提起在美国的诉讼是不值得的,因为即使胜诉了,判决也不可能在中国执行。但是,中国产品的质量及其潜在的后续赔偿金额都在日益提高;而且,美国原告也意识到越来越全球化的中国企业可能会受到美国司法管辖,它们也可能在美国拥有可以被原告申请扣押的银行账户或其他资产。

  2. 问题二:哪些情况下中国企业最有可能被美国法院判令其承担知识产权侵权责任?
    在美国,如果一家企业生产或销售侵犯了美国专利、商标、版权或商业秘密的任何产品或服务,那么这家企业应承担知识产权侵权责任。我们所见到的许多针对中国企业的知识产权诉讼案中,美国诉讼当事人指控中国企业协助另一家公司生产或销售涉嫌侵权的产品,这称为知识产权协助侵权。然而,构成协助侵犯知识产权的前提是,被诉企业必须是进行了有意协助另一家公司生产或销售侵权产品的行为,或者,明知另一家公司生产或销售侵权产品而故意无视。例如,如果一家中国金融服务类企业(譬如:银行)为生产或销售侵权产品的公司处理交易流程,它是不应承担协助侵犯知识产权的责任的;但如果它明确知道自己正在协助该公司生产或销售侵权产品的,那么就可能被认为是知识产权协助侵权人。经常处理涉及客户产品和服务业务的金融服务公司,应当仔细评估一下自己在知晓客户活动合法性方面掌握了哪些信息。
     
         
  3. 问题三:如果美国法院认定中国企业应承担知识产权侵权责任,会有什么后果?
    对直接侵权和协助侵权的处罚通常是相同的。因此,即便一家中国企业没有生产或销售侵权的产品,也可能承担全部责任。如果支付赔偿金就足够的话,美国法院一般不愿意对任何企业发出禁止令,尤其是在美国最高法院于2006年决定限制对知识产权案件签发禁止令之后。所以,美国法院很少会在知识产权案件中发出禁止令,除非违约一方在案件庭审时缺席。但确实存在这样的情况,即有些中国企业对于其在美国法院中被诉的情况不予回应。然而,没有被判禁止令的情况下,美国原告可以选择要求法院判令被告支付法定的损害赔偿金或实际的损害赔偿金。损害赔偿金的金额可低至就每一侵权行为赔偿750美元(版权侵权)或1000美元(商标侵权),也可能高达就故意侵权赔偿数百万美元。专利侵权有其独有的一套规则,但如果认定一方侵权,将要求其赔偿不低于合理的专利使用费的金额。如果一家中国企业被判知识产权侵权,这将严重影响该企业继续生产或向美国销售或运输货物的能力;而如果美国法院就某项产品签发了禁止令,那么,该项产品将在美国海关遭到拦截。如果一家中国企业在美国有财产或银行账户,原告还可以对该财产或账户设置留置权,使该企业在美继续运作变得难上加难。

  4. 问题四:在产品交付链中的中国企业能做些什么来避免不慎成为知识产权侵权者?
    为避免承担知识产权协助侵权的责任,中国企业应避免采取使得美国法院更易对其获得司法管辖权的行为,例如避免让美国子公司生产或销售产品,尤其是避免指示其产品和服务专门面向美国市场(而不是全球市场),并且应避免公司被视为仅包含美国业务的单一商业实体。为避免承担知识产权侵权责任(例如协助侵权责任),中国企业应避免与其它企业签订显示其知悉有潜在侵权行为的书面协议,并且应确保其政策体现了公司不得故意参与任何知识产权侵权行为,并且公司不得赞助和支持其他方的任何侵权活动。如有可能,中国企业还应在协议中加上一项条款,若与其合作的第三方被控侵犯知识产权,该第三方应赔偿中国企业因该知识产权侵权行为遭受的任何损失,这将保护中国企业免于被诉。

  5. 问题五:还有什么其他建议可以与中国企业分享的吗?
    中国企业必须意识到,随着企业的日益全球化,其产品和服务可能会在美国被使用,但应小心避免某些公司结构或签署某些协议,如果它们会导致中国企业因生产和销售最终在美国被使用的侵权产品而承担法律责任。美国法院的判决在中国境内并不具有强制执行力,但却可以有效阻止中国企业进入美国市场。中国企业如果不够谨慎小心,那么,即便它没有具体从事任何侵权活动,也可能在美国被认定承担侵权责任。中国企业应严肃对待在美被诉案件,因为某些美国律师可能会设法专门针对中国企业发起知识产权侵权诉讼,中国企业应当十分小心,不要随便分享信息,除非明确知道这会有利于化解问题。

  6. 问题六:在美国处理知识产权侵权诉讼的战术与战略
    我们建议中国企业对于在美国被诉知识产权侵权的风险要有所准备,这是在美国开展日常经营工作的一部分。为了做好准备,我们建议客户在设立组织架构时,应制定避免引发侵权责任的书面政策,以控制风险最小化。我们还建议客户在确立公司结构时,注意避免会导致美国实体在中国实体涉嫌侵权时会被连带指控的结构。通过这种策略,我们协助了不少中国企业梳理结构,从而将其在美国法院被控承担侵权责任的风险降到最低。   

Dorsey & Whitney联系人: Catherine Pan-Giordano   (pan.catherine@dorsey.com)